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判例・実務情報

【米国最高裁、特許】 新たな明確性要件の基準が示された事例 Nautilus, Inc.v.Biosig Instruments, Inc.



Date.2014年11月7日


Nautilus, Inc. v. iosig Instruments, Inc.

 

・判決日:2014年6月2日

・破棄、差戻し

・112条(b)、明確性要件

 

(経緯)

 Biosigはエクササイズ機器を使用するユーザーの心拍数をモニターする技術に関する特許(US5,337,753)の特許権者である。

 2004年、Biosig(原告、控訴人、被上告人)は、Nautilus(被告、被控訴人、上告人)が、上記の’753特許を侵害したとしてニューヨーク州南地区連邦地方裁判所に訴えを提起した。

 NY地裁は、’753特許が112条第2パラグラフの明確性要件に違反しているとして、特許無効の略式判決(summary judgment)を下した。Biosig社はこの判決を不服としてCAFCに控訴した。CAFCは、NY地裁の判決は不適切であるとして地裁判決を覆す判決を行なった。

 本件は、CAFC判決に不服のNautilusがその取消を求めて最高裁に上告したものである。

 

(本件特許)

 運動中のユーザーの心拍数をモニターする際には、心臓の鼓動からECG(心電)信号を検出する。しかし、ECG信号の検出においては、筋肉の運用により生じるEMG(筋電)信号がノイズとなって検出精度を低下させる。’753特許は、棒状の心拍計の発明であり、両端に活性電極と共通電極を配置し、ユーザーが把持できる構造となっている。これにより、EMG信号のノイズを除去しながらECG信号の正確な計測を可能にしている。

 ’753特許のクレーム1においては、活性電極と共通電極が相互に”in spaced relationship with each other(間隔をあけて)”配置されていると規定しており、当該文言の明確性要件が争点となった。

 

(地裁及びCAFCの判断)

 NY地裁は、”in spaced relationship with each other”の文言が不明確であるとして、112条(2)の明確性要件違反を理由に特許無効との判決をした。しかし、CAFCは、クレームの意味が分析可能”amenable to construction”、又はクレームが解消不能”insolubly ambiguous”な程度まで不明確でない場合には、112条第2パラグラフの要件を満たすとし、本件発明の”in spaced relationship with each other”はクレームに記載された発明の本来の一定のパラメータにより判断可能であるとして、地裁の判断を破棄した。

 

(最高裁の判断)

 最高裁は、CAFC判決を破棄差し戻した。

 最高裁は、CAFCの“insolubly ambiguous(解釈不能に曖昧)”という基準の代わりに、クレームが明細書及び出願経過に照らして、その発明の範囲について、当業者に合理的に明確な情報を提供するものでないときは不明確であり無効である(if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the inventionとする新たな基準を示した。

 その理由について最高裁は、以下の通り述べている。

 

 即ち、明確性は、第1に、当業者の視点から評価されなければならず、第2に、明確性の判断に際には、クレームは明細書及び審査経過に照らして読まなければならない。第3に、明確性は、出願時の当業者の観点で判断される。

 

 Although the parties here disagree on the dispositive question—does the ’753 patent withstand definiteness scrutiny—they are in accord on several aspects of the §112, ¶2 inquiry. First, definiteness is to be evaluated from the perspective of someone skilled in the relevant art. See, e.g., General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 U. S. 364, 371 (1938). See also §112, ¶1 (patent’s specification “shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same” (emphasis added)). Second, in assessing definiteness, claims are to be read in light of the patent’s specification and prosecution history. See, e.g., United States v. Adams, 383 U. S. 39, 48–49 (1966) (specification); Festo Corp. v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722, 741 (2002) (prosecution history). Third, “[d]efiniteness is measured from the viewpoint of a person skilled in [the] art at the time the patent was filed.” Brief for Respondent 55 (emphasis added). See generally Sarnoff & Manzo, An Introduction to, Premises of, and Problems With Patent Claim Construction, in Patent Claim Construction in the Federal Circuit 9 (E. Manzo ed. 2014) (“Patent claims . . . should be construed from an objective perspective of a[skilled artisan], based on what the applicant actually claimed, disclosed, and stated during the application process.”).

 

 112条は「微妙なバランス」を要する。一方で、明確性要件は、クレーム用語に内在する限定事項も考慮にいれなければならない。多少の不確実性は、イノベーションの適切な後押しを確保する代価となる。さらに、特許は法律家や一般大衆に向けられたものではなく、関連技術分野の当業者に向けられたものである。

 

 Section 112, we have said, entails a “delicate balance.” Festo, 535 U. S., at 731. On the one hand, the definiteness requirement must take into account the inherent limitations of language. See ibid. Some modicum of uncertainty, the Court has recognized, is the “price of ensuring the appropriate incentives for innovation.” Id., at 732. One must bear in mind, moreover, that patents are “not addressed to lawyers, or even to the public generally,” but rather to those skilled in the relevant art. Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co., 185 U. S. 403, 437 (1902) .5

 

 同時に、特許は何がクレームされているのかを明確に公示できる程度に十分に正確なものでなければならず、それによって公衆は何が開放されているかを知らされる。そうでなければ、クレーム侵害のリスクを負わなければ、事業や実験を行うことができない不確実な領域が生じる。

 

 At the same time, a patent must be precise enough to afford clear notice of what is claimed, thereby “‘appris[ing] the public of what is still open to them.’” Markman, 517 U.S., at 373 (quoting McClain v. Ortmayer, 141 U.S. 419, 424 (1891)).6 Otherwise there would be “[a] zone of uncertainty which enterprise and experimentation may enter only at the risk of infringement claims.” United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U. S. 228, 236 (1942).

 

 112条第2パラグラフは、特許クレームが、明細書及び出願経過に照らしてみて、その発明の範囲について、当業者に合理的に明確な情報を提供するものであることを要求する。

 

 To determine the proper office of the definiteness command, therefore, we must reconcile concerns that tug in opposite directions. Cognizant of the competing concerns, we read §112, ¶2 to require that a patent’s claims, viewed in light of the specification and prosecution history, inform those skilled in the art about the scope of the invention with reasonable certainty. The definiteness requirement, so understood, mandates clarity, while recognizing that absolute precision is unattainable. The standard we adopt accords with opinions of this Court stating that “the certainty which the law requires in patents is not greater than is reasonable, having regard to their subject-matter.” Minerals Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U. S. 261, 270 (1916). See also United Carbon, 317 U. S., at 236 ….

 

 さらに、最高裁は、CAFCの「解釈不可能な」場合か「解決できないほど曖昧な」場合にのみクレームが不明確なものとなるという基準は、112 条第2 パラグラフが要求している正確性を欠いており、下級審において混乱が生じるとも指摘している。

 

 また、最高裁は、「解決できないほど曖昧」な不正確性を許容することは、明確性要件における公示機能を低下させるものであり、イノベーションを停滞させる「不明確性な領域」を助長するものであると述べ、「解決できないほど曖昧」な用語は、裁判所等に対して羅針盤なしで航海させるようなものであるとも述べて、CAFCの判決を破棄し、事件を差し戻した。

 

 今回の最高裁の判決により、明確性要件の判断基準はこれまでよりも厳しくなったとされる。本件はCAFCに差し戻されたが、CAFCが、新たに示された明確性要件の基準に基づき、クレーム1の”in spaced relationship”の文言の明確性の有無をどのように判断するのか注目される。

 

(判決文) https://www.eff.org/files/2014/06/02/nautilus.pdf