E

判例・実務情報

【米国、特許】 米国改正特許法(U.S. Patent Reform of 2011)の概要



Date.2013年12月1日


1.先願主義(First Inventor to File)

 施行日 2013年3月16

 

 (1) 新規性

 ・先行技術の定義

§102(a)(1)

 クレーム発明が、クレーム発明の有効出願日(優先権主張があれば優先日)前に、特許され、刊行物に記載され、公然と使用され、販売され、またはその他公衆に利用可能な場合は、特許を受けることができない。

 また、国内外を問わない。

 

§102(a)(2)

 クレーム発明が、有効出願日前に「他の発明者」により出願され、その後特許され又は出願公開された出願に記載された場合は、特許を受けることができない。

・ヒルマードクトリンが廃止されることで、先行技術としての引例の基準日は、米国出願日又はパリ条約による優先日となる。

 

 ・先行技術の例外規定

§102(b)(1)(グレースピリオド)

 発明者により有効出願日から1年以内になされた「開示」は、クレーム発明に対して先行技術とはならず、新規性は喪失しない。

 また、発明者が発明を「開示」した後、何人かによって新たに「開示」されても、その新たな開示が有効出願日の1年以内であれば先行技術とはみなされない。

 

§102(b)(2)(先願中の開示)

 先行技術としての特許および出願に開示された事項が、(1)発明者または共同発明者から直接または間接的に得られたものである場合、(2)これら特許および出願の有効出願日前に発明者により、クレーム発明が既に開示されている場合、(3)これら特許および出願の有効出願日前に、クレーム発明が同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務がある場合、先行技術にはならない。


§102(c)(同一所有者の例外の拡大)

 (1)開示された事項が開発され、クレーム発明がクレーム発明の有効出願日以前の共同研究開発の1以上の当事者により、またはそのためになされた場合、

 (2)クレーム発明が、その共同研究開発の範囲内の活動の結果として得られたものである場合、

 および(3)クレーム発明の特許出願が、その共同研究開発の当事者の名前を開示するか、または開示する様に補正された場合、

開示された事項およびクレーム発明は、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があるものとみなす。


§102(d)(後願排除の基準日)

 特許または特許出願が(a)(2)の場合で、以下の場合は、その特許または特許出願に開示された事項に関しても、その特許または特許出願は、有効に出願されたものとみなす。

 (1)パラグラフ(2)が適用されない場合、その特許または特許出願の実際の出願日

 または(2)特許および特許出願が119条(外国出願に基づく優先権)、365条(a)(PCT出願に基づく優先権)、365条(b)(外国出願に基づく優先権を伴うPCT出願)による優先権を有する場合、または120条(継続出願)、121条(分割出願)、または365条(c)(継続出願としてのPCT出願等)により、1以上の先行出願に基づき先の出願の利益を得る場合は、その事項を開示する、そのような出願の最先の出願日


§102(e)の廃止

 これに伴い、PCT出願については、先行技術となり得る条件から「英語で公開され」の要件が削除された。その結果、PCT出願については、公開の言語に関わらず先行技術になり得ることになった。

 

 

 (2) 非自明性

§103

・非自明性の時期的基準が、発明日から有効出願日に変更。

・また、§102(a)(2)に規定する出願や特許に基づいても非自明性が判断される。

 

 

2.冒認手続(Derivation Proceeding

 施行日 2013年3月16

§135

・インターフェアランスが廃止され、冒認手続(真の発明者の審理)が設けられた。

・(a)先の出願に記載されている発明者が申立人の出願に記載されている発明者を冒認した場合、(b)無権限で出願された場合、当該手続によりクレームを取消すことができる。

・時期的制限(135条(a)):公開後1年以内→2013年1月14日の修正法案により、「冒認された発明がクレームされた出願の公開、又は特許の発行から1年以内」と修正された。

・その他に、和解(135条(e))、仲裁(135条(f))の手続がある。

 

 

3.特許付与後レビュー(Post-Grant Review Proceedings

 施行日 2012年9月16

§321-329

・時期的制限:特許発行、または再発行から9か月以内

・申立人:匿名での申立不可。特許権者も不可。

・当事者が、クレームの無効を主張する訴訟を提起した場合、申立は不可。

 侵害訴訟の訴状の送達から1年以上経過後も申立不可。

・申立理由:101条(発明性)、102条(新規性)、103条(非自明性)、112条(記載要件)、251条(再発行)

・成立後1年の施行日から、ビジネス特許の侵害で被告とされた者は申立可能。

 それ以外は、新102条が適用される新出願に対してのみ申立可能。

・特許付与後レビュー開始の決定基準は、クレームの無効の可能性を立証しているか否か(more likely than not)。

・限定的なディスカバリ手続の導入

エストッペルの適用(325条(e))

 特許有効の決定がなされた場合、申立人は民事訴訟やITC訴訟において、同じ根拠で無効を主張することはできない。

和解が可能(327条)。その場合、エストッペルは適用されない。

 

4.補充審査(Supplemental Examination

 施行日 2012年9月16

§257

・特許権者は、すでに付与された特許について補充審査手続の開始を請求することができる。

・補充審査手続は、審査過程で検討されていなかった追加情報を検討させることで、特許が権利行使不能(patent unenforceability)になるリスクを回避するものである。

・第三者は補充審査の請求をすることができず、また、参加することもできない(§1.601(b))。

・補充審査は、特許の権利行使可能な期間中であれば、いつでも請求可能

(§1.601(c))

・補充請求は、上記の期間中、何回でも請求可能(§1.605(a))。

・補充審査において特許性に関し実質的に新たな問題を生じていると判断された場合、査定系再審査において審査がなされる。

・費用:USD 5,140+16,120(§1.20(k)(1),(2))(但し、補充審査で特許性に関する実質的に新たな問題を生じないと判断された場合は、USD 16,120が返還される。)

2012年9月16日時点で成立している全ての特許に適用。

 

 

5.当事者系レビュー(Inter Partes Review

 施行日 2012年9月16

§311-319

・当事者系再審査制度は廃止され、当事者系レビュー(Inter Partes Review)が導入された。一方、査定系再審査制度はそのまま維持されている。

・請求人は、第三者のみ(匿名は不可)。第三者は手続に参加することも可能。

特許付与後9か月、または付与後レビューがあった場合は、その終了後。→その後、2013年1月14日の修正法案により、9ヶ月間の空白期間が撤廃され、特許発行から9ヶ月経過しない場合でも申立可能となった。

・請求理由:102条(新規性)103条(非自明性)でいずれも文献に基づくものに限られる。

・当事者系レビュー開始の決定基準は、請求人が勝つ”Reasonable Likelihood”があるか否か(”more likely than not”よりも高い)。

・訴訟と比べて限定的なディスカバリ手続が導入される。

・決定に対し、不服申立はできない。

・請求人が無効確認訴訟を提起した場合、当事者系レビューは請求できない。

・侵害訴訟の訴状の送達から1年以上経過した後も請求できない。

エストッペルの適用(315条(e))

 特許有効の決定がなされた場合、申立人は民事訴訟やITC訴訟において、同じ根拠で無効を主張することはできない。

・クレーム発明を無効とするための立証基準

 「優勢な証拠(Preponderance of Evidence)

和解が可能(317条)。その場合、エストッペルは適用されない。

 

 

6.特許付与前情報提供手続(Third Party Submission

 施行日 2012年9月16

§122(e)

何人も可能。

・時期的基準:以下に示す(a)又は(b)の何れか早い方。

 (a)許可通知の付与日又は発行日

 (b)出願公開後6か月又は最初の拒絶発行日の何れか遅い方

・提出に際しては、先行技術の関連性の説明が必要。

・料金納付が必要。

・2012年9月16日以前及びそれ以降の全ての出願に適用

 

 

7.先使用権(Prior Commercial Use

 施行日 2011年9月16

§273

・以下の何れかの1年以上前に、米国内で商業的に使用していた場合は、先使用に基づく抗弁が可能。

(a)クレーム発明の有効出願日

または

(b)クレーム発明の出願前発表日(102条(b)の公衆に開示された日)

・立証基準:明白かつ説得力のある証拠(Clear and Convincing)

・先使用による消尽(273条(d))

 先使用権者が特許方法により製造した物を販売・譲渡した場合、その物には当該特許権の効力は及ばない。

 先使用権により、特許権者の行為による特許権の消尽と同じ範囲まで消尽する。

・先使用権を他人に譲渡、許諾、移転することはできない(273条(e)(B))。

・先使用権は、使用されていた場所における使用についてのみ主張可能。

・大学の特許に対しては、先使用権の抗弁を主張することはできない。

・先使用権の抗弁の合理的根拠を立証しなかった場合、相手方の弁護士費用を負担させられる場合がある。

 

 

8.ベストモード要件(Best Mode Requirement)の実質的廃止

 施行日 2011年9月16

§282(3)

・侵害訴訟におけるベストモード要件違反による無効の抗弁の削除。

・特許付与後レビュー、当事者系レビュー、特許付与前情報提供手続においても、ベストモード要件違反を主張することはできない。

・但し、ベストモード要件は、審査の段階で拒絶理由になり得る。

 

 

9.特許表示(Marking

 施行日 2011年9月16

§287(a)

・インターネットアドレスを付ける方法が新たに追加。

・「Patent」又は「Pat.」という文字と、無料で公衆がアクセス可能なインターネット上のアドレスを共に表示する。

 

 

10.虚偽表示に対する制裁の緩和(False Marking

 施行日 2011年9月16

§292(a)-(c)

・虚偽表示に関する提訴

 民事罰 米国政府のみ可能(292条(a))。

 民事訴訟 虚偽表示により損害を被った第三者は、実損害額の賠償を求める訴訟を提起可能(292条(b))。

・失効特許(expired patent)の継続表示に関する免責(292条(c))

 特許失効後3年以内。

 「失効特許」と表示した場合。

 

 

11.優先審査(Prioritized Examination

 施行日 2011年9月26日または2012年9月16

§41

USD 4,800を支払うことにより、出願人は優先審査を受けることが可能。

・優先審査のためには、独立クレームが3個以内で全クレーム数が30個以内であることが必要(2011年9月26日から施行)。

・米国の経済や競争力にとって重要な製品、製造工程や技術に関する出願の審査について、出願人の請求により追加費用なしに優先審査を受けることができる(2012年9月16日から施行)。

 

 

12.発明者の宣誓書および宣言書(Oath and Declaration

 施行日 2012年9月16

§115

・発明者が死亡、法的不能者、行方不明の場合、宣誓書への署名を拒んだ場合、宣誓書の代わりに、代替申告書を提出することが可能。

 

 

13.発明者以外の者による出願

 施行日 2012年9月16

§118

・発明を譲り受けた者、発明を譲り受ける権利を有する者等は、その名義で出願し特許を受けることができる。

 

 

14.弁護士の鑑定

 施行日 2012年9月16

§298

 ・被疑侵害者が弁護士の鑑定を得ていなかったこと、または鑑定を裁判所や陪審に提出しなかったことを、故意侵害あるいは侵害行為を誘発する意図を証明するために利用することはできない。

 

 

15.マイクロエンティティ(Micro Entity

 施行日 2011年9月16

§123

 ・従来の大規模事業体(Large Entity)、小規模事業体(Small Entity)の区分のほかに、新たにマイクロエンティティ(Micro Entity)の区分が追加。

 ・マイクロエンティティは、特許庁費用が75%減免される。

 ・マイクロエンティティの要件

(1)小規模事業体の要件を満たす者

(2)過去の米国出願で発明者となっている件が5件以上(雇用契約による譲渡を行っている件を除く)でないこと

(3)世帯収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍を超えないこと

(4)アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡やライセンスをしていないこと

 

16.除外される特許対象

 施行日 2011年9月16

・人体組織(human organism)又はこれを一部に含む発明が特許の対象から除外される。また、納税義務を減らしたり、繰り延べしたりするような税戦略上の発明は特許性がないとされている。

 

 

17.サテライトオフィスの設立

 施行日 2011年9月16日から3年以内

・新法成立後3年以内に、3つのサテライトオフィスを設立。

・1つはミシガン州のデトロイト

 

 

18.サーチャージ

 施行日 2011年9月26

・第41条(a)(b)(d)(1)(特許出願、審査、登録等の料金、維持年金、特許調査等の料金)及び第132条(b)(継続審査請求(RCE))に規定される全ての手数料に対して、15%のサーチャージが課せられる。

 (詳細情報 料金表

 

 

19.電子出願へのインセンティブ

 施行日 2011年9月16日から60日後

・紙出願に対してUSD400の追加料金が課せられる。